Décision pôle 5 - chambre 2

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 24 MAI 2013

(n° 132, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03454.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/01247.

APPELANTES :

- Société de droit étranger MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3] (ROYAUME UNI),

- Société de droit étranger MATCH.COM L.L.C venant aux droits de la société MATCH.COM L.P

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2] (ETATS UNIS d'AMERIQUE),

représentées par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

assistées de Maître Céline BEY plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 025.

INTIMÉES :

- SNC HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1],

- SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentées par Maître Marie-Christine de PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1301,

assistées de Maître Marie-Christine de PERCIN, toque : E1301, et de Maître Christophe CARON du Cabinet Christophe CARON, toque : C500, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE justifie être titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale MATCH n°1 419 920 déposée initialement le 18 juillet 1977 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée le 17 juillet 1987 avec extension de produits et services, et en dernier lieu le 4 juin 2007 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,

- la marque française verbale PARIS-MATCH n° 1 459 968 déposée initialement le 8 mai 1968 par la société COGEDIPRESSE, puis le 21 avril 1978, et renouvelée en dernier lieu le 18 mars 2008 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,

- la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 707 887 déposée en couleurs initialement le 27 novembre 1981 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 12 septembre 2001pour désigner les produits et services des classes 18, 25, 37 et 42,

- la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 493 210 déposée en couleurs initialement le 20 octobre 1978 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 11 juin 2008 pour désigner les produits de la classe 16,

- la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 448 944 déposée en couleurs initialement le 9 février 1988 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 9 janvier 2008 pour désigner les produits et services des classes 1 à 41,

- la marque française MATCH TV sans aucune indication dans les écritures,

- la marque française MATCH DU MONDE sans aucune indication dans les écritures,

- la marque française MATCH VOYAGES déposés le 18 mai 1989, enregistrée sous le n° 1 531 643 et renouvelée en dernier lieu le 7 avril 1999 donc valable jusqu'au 7 avril 2009.

Par contrat du 22 juillet 1997 et avenants successifs, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES s'est vue confier le droit d'exploiter ces marques.

Suite à une première procédure d'opposition qui a été clôturée le 8 juillet 2002, la société MATCH.COM LLC a déposé le 1er avril 1996 la marque communautaire verbale MATCH.COM qui a été enregistrée le 9 mars 2004 sous le n° 000182253 pour désigner en classe 42 les services 'd'information et de conseils concernant et sous la forme de présentation et d'agence matrimoniale en ligne' et renouvelée le 10 décembre 2006.

Les sociétés appelantes indiquent que depuis son lancement en 1998, les internautes français peuvent créer un compte sur le site de rencontres match.com, lequel serait accessible en langue française depuis l'année 2002 et que le site français est exploité par la société MEETIC en vertu d'un contrat de licence exclusive, lequel n'est pas versé aux débats.

La société MATCH.COM LLC a réservé les noms de domaine suivants : MATCHPRESS.info le 17 juillet 2004, MATCHPRESSROOM.info le 17 juiliet 2004, MATCHTV.info le 17 juillet 2004, MATCHTV.net le 10 juin 2005, MATCHPRESS.net le 13 mai 2004, MATCH PRESS.biz le 17 juillet 2004, MATCHNEWS.org le 15 juin 2004, MATCHNEWSCENTER.org le 15 juin 2004,MATCHPRESS.org le 15 juin 2004, MATCHPRESSROOM.org le 15 juin 2004, EMATCHTV.com le 15 avril 2005, MATCH.pl le 18 décembre 2002, MATCH-AG le 31 décembre 2003 , MATCH-cl sans précision de date, MATCH.ca le 21 septembre 2000.

Les noms de domaine suivants auraient également été réservés : MATCH.se le 15 avril 2004, MATCH.dk le 31 janvier 1997, MATCH.ie, MATCH.co.jp le 12 octobre 2005, MATCHplatiniun.com le 7 novembre 2006 et MATCHmobile.com le 15 mai 2002 par 'les sociétés appelantes'.

La société MATCH.COM LLC est en outre titulaire des marques suivantes :

- marque communautaire MATCHLIVE enregistrée le 10 novembre 2003 sous le n° 3531019 pour désigner en classes 36, 41 et 45 'les services de parrainage d'événements sociaux, organisation d'événements sociaux et fourniture de services d'organisation de présentations et de rencontres',

- marque communautaire MATCHTRAVEL enregistrée le 6 novembre 2003 sous le n° 3527025 pour désigner en classes 36, 39, 41 et 45 'les services de parrainage de voyages, croisières et vacances ; parrainage d'événements sociaux, organisation de voyages, croisières et vacances. Organisation d'événements sociaux et fourniture de services d'organisation de rencontres et d'organisation de rendez-vous',

- marque communautaire MATCH.COM PLATINIUM enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 6040802 pour désigner en classe 45 'les services de rencontres informatisées ; services de rencontre ; Réseautage social basé sur l'Internet, services de rencontre et d'organisation de rendez-vous, services d'agences matrimoniales',

- marque communautaire MATCHTALK enregistrée le 7 février 2007 sous le n° 5699541 pour désigner en classe 45 les 'services de rencontres informatisées ; services de mise en correspondance comprenant la mise en correspondance et la communication guidée de participants ainsi qu'un service automatisé de programmation anonyme ; fourniture de services de mise en correspondance via une base de données en ligne contenant des annonces personnelles' ;

C'est dans ce contexte qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, ci- après la société HFP, et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, ci- après la société HFA, ont, selon actes d'huissier en date des 11 octobre et 28 novembre 2006 fait assigner la société MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED (MATCH.COM IL) et la société MATCH.COM LP, devenue MATCH.COM LLC, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2007 devenue définitive, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de PARIS compétent pour connaître de la demande de radiation du nom de domaine matchnews.org et incompétent pour connaître de la demande de radiation des noms de domaine matchpress.us et match.org.cn.

Par jugement en date du 8 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- dit recevable l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP,

- déclaré les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES irrecevables à opposer aux défenderesses la marque MATCH TV n°3057230, les marques communautaires MATCH TV n°002721272 et n°002194041 et la marque MATCH DU MONDE n°3361628 déposée postérieurement à la marque 'match.com',

- déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de marques faute de précision sur les produits et services opposés,

- déclaré irrecevables les demandes en atteinte aux noms de domaine 'notoires' match.fr et parismatch.com, et en contrefaçon de ces noms de domaine,

- dit que les marques PARIS MATCH et MATCH sont des marques de renommée,

- dit que les sociétés demanderesses ne sont pas forcloses à agir à l'encontre de l'usage de la marque communautaire 'match.com' n°000182253,

- déclaré irrecevable l'action en nullité de la marque communautaire 'match.com'n°000182253,

- dit que les sociétés MATCH.COM L.L.C et MATCH.COM IL ont porté atteinte aux marques de renommée MATCH et PARIS MATCH en faisant usage sur le territoire français de la marque communautaire match.com et en exploitant un site de rencontre sur internet à l'adresse'match.com' et 'fr.match.com', et en réservant le mot clé 'match', et en déposant les marques communautaires 'matchtravel' n°003527025, 'matchlive' n°003 5310 I 9,

en conséquence,

- interdit aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL d'utiliser sur le territoire français les marques communautaires 'match.com'n°000182253, 'matchtravel' n°003527025, 'matchlive' n°003531019, ainsi que les noms de domaine 'match.com', rédigé en français, et 'fr.match.com', sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, l'astreinte étant limitée à deux mois,

- condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte aux marques notoires MATCH et PARIS MATCH,

- dit n'y avoir lieu à publication de la décision,

- débouté les demanderesses pour le surplus de leurs demandes,

- déclaré irrecevables les demandes en déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur marques MATCH n°1419920, MATCH TV n°3057 230, MATCH TV n°002194041 et MATCH VOYAGES n°151643,

- rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

- condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme totale de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC :

Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP n'est pas contestée ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel sur ce point ;

Sur la forclusion par tolérance :

Considérant que les sociétés appelantes, se prévalant des dispositions de l'article 54§2 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire selon lesquelles 'le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8§2 ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8§4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'Etat membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour le produit ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi', poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les sociétés HFP et HFA n'étaient pas forcloses à agir à leur encontre ;

Qu'elles font valoir à cet effet que la marque MATCH.COM a été utilisée en France depuis 1998 comme en témoigne un article de presse du 17 avril 1998 et qu'en tout état de cause l'usage de la marque a été porté à la connaissance de la société HFP en juin 2000 dans le cadre de la procédure d'opposition formée par elle devant l'OHMI pour en déduire que l'usage de la marque incriminée a été toléré pendant plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation intervenue le 11 octobre 2006 et que l'action des sociétés intimées est donc forclose ;

Considérant que les sociétés HACHETTE répliquent que la forclusion par tolérance ne peut affecter qu'une action en contrefaçon fondée sur une marque antérieure pour sanctionner l'usage par un tiers de celle-ci pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, et non pas une action en responsabilité fondée sur une marque notoire ; qu'elles ajoutent qu'il n'est pas établi qu'elles ont toléré, tant en 1998 qu'en 2000, l'usage de la marque en cause ;

Que toutefois la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement aux titulaires d'une marque ou d'un signe exploité dans la même spécialité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la marque seconde doit avoir été déposée de bonne foi, la preuve de la mauvaise foi appartenant au titulaire de la marque première, et que le titulaire de la marque doit avoir toléré l'usage du signe litigieux pendant une période de cinq ans ;

Qu'il importe en conséquence de rechercher en l'espèce si le signe match.com a été exploité en France et si les sociétés HACHETTE ont eu connaissance de cette exploitation ou n'ont pu l'ignorer ;

Considérant qu' il résulte d'un article du journal Libération daté du 17 avril 1998 que le site Match.com est 'l'un des sites de rencontre les plus fréquentés' et que ce site comptait à cette date, nonobstant sa rédaction en langue anglaise, des abonnés français ;

Que les pièces versées aux débats révèlent que le site Match.com comportait ainsi 1978 abonnés français en 2000, ce qui démontre sa destination effective en France et partant l'usage effectif de la marque éponyme sur le territoire français ;

Considérant par ailleurs que la société COGEDIPRESSE aux droits de laquelle vient la société HFP, a formé opposition le 30 mars 1998 devant l'OHMI à l'enregistrement de la marque communautaire MATCH.COM pour désigner les produits et services des classes 25, 38 et 42, à l'exclusion des services d'agence matrimoniales, ce qui confirme qu'elle a eu connaissance de la marque MATCH.COM dès sa publication ;

Que dans le cadre de la procédure d'opposition, la société MATCH.COM a, dans ses observations du 22 juin 2000 transmises à la société HFP, indiqué au §2 que 'la popularité croissante de ce service en a fait le leader du marché dans ce domaine ce qui a conduit à son énorme expansion dans un grand nombre de pays du monde entier, y compris des pays de l'Union européenne. Une décomposition par pays des membres payants du service 'one and only' se trouve dans la Pièce versée au dossier PMB2. La liste montre qu'il existe des membres dans tous les Etats membres de l'UE ' et communiqué en annexe ladite liste référencée PMB2 qui confirme que la France comportait à cette date 1978 adhérents ;

Qu'il résulte de ces éléments que la société HFP a eu connaissance , au plus tard en 2000, de l'exploitation en France par la société MATCH.COM, de l'usage du signe contesté ;

Or considérant que l'assignation a été délivrée le 11 octobre 2006 et que la forclusion par tolérance sanctionne non pas l'absence d'action en contrefaçon par le titulaire de la marque mais la tolérance en connaissance de cause de l'usage du signe second, il y a lieu de constater que la société HFP a toléré en toute connaissance de cause pendant plus de cinq année l'usage du signe match.com ;

Considérant que la mauvaise foi du titulaire de la marque seconde ne peut résulter de la simple connaissance de la marque antérieure ; que les termes MATCH.COM constituant la dénomination sociale de la société appelante depuis 1995 et celle-ci étant titulaire d'une marque éponyme enregistrée aux Etats-Unis le 8 mai 1995, la mauvaise foi alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'action des sociétés HACHETTE fondée sur les marques notoires MATCH et PARIS MATCH et les demandes en interdiction liées à cette action doivent être déclarées irrecevables et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive :

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des sociétés HFP et HFA , qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, leurs demandes tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sociétés HFP et HFA qui succombent supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL, qui ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP.

Dit que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a toléré l'usage de la marque communautaire 'MATCH.COM' déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans sur le territoire français.

En conséquence, dit que l'action des sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES tendant à voir prononcer l'interdiction d'usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable.

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne in solidum les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL, ensemble, la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier,Le Président,